• אליס אברמוביץ

אז מה אם אתה בעל סימן המסחר?

יצרן המבקש לשווק את סחורתו ברחבי העולם, ממנה לעצמו סוכני מכירות בלעדיים בכל אחת ממדינות היעד. לצד ערוצי השיווק הללו, שנוצרו ביזמת היצרן ובפיקוחו, מתקיימים ערוצים של יבוא מקביל, שבגדרה משווק המוצר במדינת היעד גם באמצעות יבואנים שאינם הסוכנים הרשמיים. תופעה זו מכונה "יבוא מקביל", והתמריץ לה מצוי בפערי המחירים בין המדינות השונות, פערים המזמנים פעולת ארביטראז' - ניצול של פער במחיריו של נכס מסוים בשני שווקים או יותר, למטרת רווח.


כאשר מוגן המוצר בסימן מסחר, מתעוררת שאלת כוחו של בעל סימן המסחר להדוף יבוא מקביל מכוחו. הגנת סימני־המסחר בישראל מעוגנת בפקודת סימני המסחר, אולם הפקודה אינה מתייחסת לסוגיית היבוא המקביל.

הזכות בסימן המסחר מוגדרת, בסעיף 46(א) לפקודת סימני מסחר כזכות ל"שימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם", אולם זכות זו אינה מוחלטת, ואין בה כדי לחסום שימוש בסימן המסחר, יהא השימוש בו אשר יהא.


במאמר זה נסקור את שתי ההגנות הרלוונטיות – הגנת שימוש אמת בסימן המסחר וההגנה המבוססת על דוקטרינת מיצוי הזכויות – ונסכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז מאוקטובר אשתקד, שקבע מכוח הגנות אלה כי היבוא של משקאות הנושאים את סימן המסחר "שוופס" לישראל הוא חוקי, למרות שחברת יפאורה תבורי היא הבעלים החוקי של סימן המסחר בישראל.




הגנת "שימוש אמת"

אותה "הגנת שימוש אמת" היא שהובילה את בית המשפט העליון - כבר בשנת 1970 - לקבוע כי סימן מסחר אינו מזכה את בעליו למנוע יבוא מקביל: בע"א 471/70 גייגי נ' פזכים החברה השוויצרית גייגי הייתה היצרנית של מוצר כימי, אשר יובא ארצה על ידי סוכן שלה, אגב שזו שהשקיעה משאבים רבים בשיווקו בישראל. פזכים רכשה את המוצר מחברת-בת של גייגי בארצות הברית, והפיצה אותו בארץ במקביל לסוכן המורשה. גייגי ראתה בכך הפרה של סימן המסחר שבבעלותה, ובדומה למשיבה כאן, טענה כי יבוא, המבוצע שלא על דעתו של בעל סימן המסחר מהווה הפרה של זכותה לשימוש ייחודי בסימן המסחר לפי סעיף 46(א) הנ"ל. בית המשפט העליון דחה את הטענה, וקבע כי "סימן המסחר אינו מקנה לבעליו הגנה כה רחבה", וכי "אין אדם מפר את זכותו של בעל סימן מסחר לשימוש בלעדי בסימנו כשהוא משתמש בו בקשר לסחורה האמיתית". בהמשך הדברים נקבע, כי אפילו נעשה היבוא בנסיבות מפוקפקות, עדיין אין משמעות הדבר כי מדובר בהפרה של הסימן, שכן יסוד ההטעיה לא מתקיים: "סחורתו של בעל הסימן, שנפלה לידיים בלתי מוסמכות או בלתי נאמנות, אין הסימן מגן מפני השימוש בסימן לגבי סחורה כזו - בשימוש כזה אין הטעיה".

בע"א 7629/12 אלעד מנחם סוויסה נ'TOMMY HILFIGER LICENSING LLC נקבע, כי רוב השימוש שעשו המערערים בסימני המסחר של המשיבה לצורך שיווק הטובין שיוצרו בידי טומי הילפיגר עומד במבחני הזיהוי, חיוניות השימוש והחסות, ולפיכך עומדת להם הגנת "שימוש האמת" הקבועה בסעיף 47 לפקודת סימני המסחר. בהמשך הדברים, התייחס בית המשפט לסוגיית היבוא המקביל בהיבט זה, ופסק באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי "פקודת סימני מסחר אינה מתייחסת במפורש לסוגיה של יבוא מקביל, אולם בית משפט זה קבע, עוד בעבר, כי אין לפרשה כמונעת שימוש בסימן המסחר לגבי מוצרים מקוריים של הגורם שסימן המסחר שלו רשום בישראל", והפנה לפרשת גייגי נ' פזכים הנ"ל.

בה"פ (מחוזי ת"א) 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ CHANEL קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב, כי המבקשת רשאית למכור מחדש בשמים שייבאה ביבוא מקביל, תוך שהיא אורזת אותם מחדש באריזה שונה מזו שבה הם נמכרים על ידי בעלת סימני המסחר (!), ובלבד שהשימוש ישקף באופן ברור את היעדר הקשר של המבקשת ופועלה לבעלת סימני המסחר. בבסיס הכרעה זו הייתה מצויה הגנת "שימוש אמת" שבסעיף 47 לפקודת סימני המסחר.

דוקטרינת המיצוי

דוקטרינת המיצוי, שמקורה במשפט המקובל, באה לידי ביטוי בהוראת סעיף 60(א)(2) לפקודת סימני המסחר, הקובעת כי טובין שסומנו בהרשאת בעל סימן המסחר - לא ייחשבו ככאלה שיובאו ללא רשות בעליו או מי מטעמו, או כטובין העלולים להטעות אדם. על פי הדוקטרינה, זכויות קניין רוחני בתוכן שהוטבע בהסכמה בחפץ שנמכר, אינן מקנות לבעליהן את הזכות למנוע ביצוע עסקאות עתידיות באותו חפץ.

כך נפסק עוד בתחילת שנות ה-90 ברע"א 371/89 אילן ליבוביץ נ' א. את י. אליהו: באותו מקרה, קבע בית המשפט העליון כי בהתאם לדוקטרינת מיצוי הזכויות, לא יכולה להיות ליבואן הרשמי כל עילה לחסום את היבוא המקביל: "יצרן המוצר בוחר לו את אפיקי השיווק הרצויים לו, דרכם הוא מבקש לשווק את סחורתו. ההחלטה למי למכור את סחורתו היא בידו. עם זאת, לאחר שמכר את סחורתו והעביר לרוכש את זכות הקנין בה, אין הוא יכול מכוחו של המוניטין, להמשיך ולשלוט על אפיקי ההפצה של הסחורה. הרוכש את הסחורה רוכש אותה יחד עם המוניטין אשר צמוד אליה...עתה משרכש את הסחורה, רשאי הרוכש להפיצה הלאה, תוך שהוא נהנה מן המוניטין אשר קיים לסחורה זו. היצרן אינו יכול, מכוחו של המוניטין, לעקוב אחרי הנכס שייצר, וכשהוא מוכר אותו הוא נפרד ממנו באופן מוחלט".

נקודת המוצא היא, אפוא, כי דוקטרינת המיצוי, כפי שהיא מיושמת בדין הישראלי, אינה מאפשרת לחסום יבוא מקביל של מוצרים שסומנו כדין בסימני מסחר. על מנת לחמוק מתחולתה, העלו מי שבכל זאת חפצו בחסימת היבוא המקביל טענות בנוגע להעדר ההסכמה של המוכר הראשון להפיץ את המוצר הנמכר מחוץ לטריטוריה מסוימת, אולם טענות אלה נדחו בכל אחת ואחת מהפעמים בהן הן הועלו:

בת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 1171/97 JOOP! GmbH ואח' נ' כל פרפיום בע"מ הגישו מספר יצרניות בשמים מקבוצת "לנקסטר" הגרמנית תביעה נגד שתי יבואניות ישראליות, אשר ייבאו את מוצריהן ביבוא מקביל, תוך שהן פוגמות באריזות על ידי הסרת הקידוד המציין את מקור הסחורה. בית המשפט קיבל את התביעה באופן חלקי, וקבע כי הייבוא והשיווק של המוצרים מהם הוסר הקוד אכן מהווה עוולה של גרם הפרת חוזה ועשיית עושר שלא במשפט. עם זאת, נדחתה טענת התובעות, לפיה הנתבעות הפרו את סימני המסחר שלהן, שכן זכויותיהן בסימנים אלו לא מוצו, מאחר שתנאי שעמד בבסיסה של המכירה הראשונה – שלא למכור את מוצרי התובעות לגורמים לא מורשים – לא התקיים. נקבע, בהקשר זה, כי על אף שהנתבעות אכן לא היו מורשות למכור את המוצרים הנושאים את סימני המסחר – כל עוד מדובר במכירה סחורה מקורית, לא ניתן לבסס הפרה של סימן המסחר: "... לא די בכך שהנתבעות אינן זכאיות לעשות שימוש בסימן המסחר, שכן חייב להתקיים גם תנאי נוסף כדי לקבוע הפרת סימן מסחר לפי ס"ק (1), והוא התנאי שהשימוש נעשה שלא בקשר לסחורה המקורית של בעל סימן המסחר... בכל מקרה ישימה ההחלטה בפס"ד גייגי, על פיה אין הפרת סימן מסחר במוצר שהוא מוצר מקורי... לאור כל האמור לעיל, אין לראות את השימוש בסימן המסחר על ידי הנתבעות ביחס לטובין המקוריים, מהם הוסר הקידוד, כהפרת סימן מסחר כמשמעותו בס"ק (1) להגדרת המונח "הפרה" בפקודה".

בת"א (מחוזי חיפה) 1089/05 Dyson Limited נ' י. שלום בע"מ, ניסו יצרנית שואבי האבק דייסון והיבואן הרשמי שלה בישראל לחסום את היבוא המקביל של שואבי האבק, בטענה כי חלקם משווקים בישראל ללא הסכמת היצרנית. בהתבסס על דוקטרינת המיצוי שבסעיף 60(א)(2) הנ"ל, דחה כב' השופט גינת את הטענה, בקבעו כי "... נקודת המוצא בענייננו צריכה להיות זו שנקבעה בפסיקת בית המשפט העליון בכל הנוגע לסימני מסחר, כאשר נדחתה ההשקפה שהבעלים של סימן מסחר רשום בישראל יכול למנוע שיווק בישראל של מוצרים אשר נרכשו כדין מאת הבעלים של אותו סימן מסחר במדינה זרה. לשון אחר: אם מדובר במוצר מקורי, הרי אין בידי הבעלים של סימן המסחר למנוע מכוח זכותו זו את השיווק כאן, אפילו נעשה זה ללא הסכמתו ובניגוד להסכמים חוזיים שנחתמו בינו לבין סוכן בלעדי".

טענה דומה, בנוגע לחלוקה טריטוריאלית והעדר הסכמה לשיווק בישראל, הועלתה גם בת"א 23060-11-09 SPIN MASTER LTD נ' אימפריית הצעצועים בע"מ. באותו עניין, הייתה חברת ספין מאסטר בעלת זכויות היוצרים של צעצועי "בקוגן" בישראל, ואילו חברת סגה הייתה בעלת זכויות היוצרים בקוריאה. חברת אימפריית הצעצועים בע"מ וחברת מותגים מוזלים בע"מ רכשו צעצועי בקוגן מחברת סגה, וייבאו אותם לישראל. בדומה לענייננו, חברת ספין מאסטר ניסתה לעצור את היבוא המקביל, בטענה כי לפי דיני זכויות היוצרים לכל אחת מהיצרניות מותר לשווק את הצעצועים רק בטריטוריה שהוגדרה לה, וכי דוקטרינת מיצוי הזכויות מחייבת שהתובע עצמו – או מי מטעמו – הם אלו שייצרו את העותקים המיובאים, קיבלו עבורם תמורה מלאה, ואף מכרו בעצמם עותקים כאלה בארץ הייבוא. מותב נכבד זה דחה את התביעה, בקבעו כי "טענה משולשת זו אינה נכונה מבחינה משפטית לפי הדין הישראלי, ואף אינה מדויקת בחלקה לפי דינים אחרים עליהם ביקש ב"כ התובעת להסתמך... לפי החוק החדש, כפי שהראיתי לעיל, די במתן רשות לייצור ע"י בעל הזכויות בארץ הייצור, אשר אינו בהכרח בעל הזכויות והתובע בישראל. שהרי זוהי בדיוק הסיטואציה הקלאסית של פיצול טריטוריאלי בזכויות, וזהו בדיוק דין המיצוי הבינלאומי. אדגים זאת: ראובן בעל זכויות בארץ הייצור סין, ושמעון בעל זכויות בארץ הייבוא ישראל; אם מיובאת סחורה מסין לישראל, אזי היחיד שיכול לתבוע כאן לפי דיני זכויות יוצרים הוא שמעון; אך אם ראובן הוא היצרן בסין או זה שהרשה שם את הייצור – לא תהא לשמעון כל זכות תביעה בישראל, כי הזכות מוצתה כבר בסין והעותק אינו מפר".

פרשת "שוופס"

מן המקובץ עולה, אפוא, כי פסיקות בתי המשפט בישראל מבטאות גישה ליברלית, הנרתעת מהצבת מחסומים בפני ערוצי שיווק מתחרים. העיקרון המנחה שהוצב בכל פסקי הדין – החל משנות ה-70 בעניין עטי הפרקר בפרשת ליבוביץ ועד ימינו ממש בעניין בשמי שאנל – הוא "התחרות החופשית", במסגרתו בישראל אומצה שיטת המיצוי הבינלאומית. הדבר בא לידי ביטוי גם בפסק הדין בעניין ספין מאסטר הנ"ל, בזו הלשון: "התפישה של מיצוי זכויות בינלאומי מתיישבת עם עמדתו העקרונית של בית המשפט העליון בסוגיית הייבוא המקביל, כפי שנפסקה בפרשת ליבוביץ נ. אליהו הנ"ל. תחרות חופשית וייבוא מקביל הולכים יד ביד עם מיצוי הזכויות הבינלאומי. אין פירושו של דבר שהלכת ליבוביץ נ. אליהו ביטלה את הגנת הקניין הרוחני מפני הייבוא המקביל. ההיפך הוא הנכון. דיני הקניין הרוחני ממשיכים להגן מפני הפרות פיראטיות ומפני ייבוא פיראטי. דיני הקניין הרוחני ממשיכים לחסום את הייבוא של עותקים "מזויפים", קרי עותקים שלא יוצרו ברשות בעל הזכויות; והייבוא הפיראטי הזה כלל לא ייחשב כייבוא מקביל ומותר. מצד שני, מקום שבעל הזכויות נתן את רשותו לייצור בחו"ל והעותקים נעשו בהסכמתו – הרי מדובר בעותקים "חוקיים ומקוריים", שזכות הקניין הרוחני בהם התמצתה, ואין למנוע מכוחה את הייבוא המקביל של עותקים אלו".

בסוף שנת 2020, קיבל בית המשפט המחוזי מרכז תביעה לסעד הצהרתי שהגישה חברת בן שלוש ייבוא וייצוא בע"מ נגד חברת יפאורה-תבורי בע"מ, וקבע שיבוא מקביל של משקאות "שוופס" לישראל הוא חוקי, ואינו מפר את סימן המסחר "שוופס" שבבעלות יפאורה-תבורי (ה"פ 11125-05-19 בן שלוש נ' יפאורה תבורי בע"מ).

בתביעתה טענה בן שלוש כי היא מעוניינת לייבא לישראל, ביבוא מקביל, משקאות שוופס מקוריים שיוצרו בחו"ל, ומכיוון שידוע לה שיפאורה-תבורי פועלת באגרסיביות לחסימת היבוא המקביל של משקאות אלה – היא מבקשת מבית המשפט שיקבע, מראש, שהיבוא המקביל הוא חוקי. לטענת בן שלוש, יפאורה-תבורי מנסה לחסום את היבוא המקביל בדרך מקורית ומחוכמת. בניגוד ליבוא מקביל רגיל, בו ישנו מוצר אחד אשר מיוצר בחו"ל, ומיובא ארצה על ידי שני גורמים – היבואן הרשמי והיבואן המקביל – שלגביו כבר נקבע במספר רב של פסקי דין כי הוא חוקי ואף רצוי, במקרה של המותג "שוופס" נעשה "תרגיל": מי שהייתה בעלת המותג העולמית, מכרה את הבעלות בסימן המסחר "שוופס" ליצרניות מקומיות, שכל אחת מהן מורשית לייצר ולשווק את המוצר בתחומה, כך שלכאורה מותר לתקוף את היבוא המקביל בטענה של הפרת סימן המסחר.

בית המשפט המחוזי מרכז קיבל, כאמור, את עמדת היבואנית, וקבע כי העובדה שיפאורה-תבורי מייצרת את משקאות השוופס בישראל ומחזיקה בבעלות על סימן המסחר, אינה הופכת את היבוא שלהם לבלתי חוקי. עוד נקבע, כי יפאורה-תבורי לא הוכיחה שהמשקאות המיובאים מחו"ל שונים בטיבם או בטעמם מאלה המשווקים בארץ, וכי אפילו הייתה שונות מסוימת במרכיבים או בטעמים – לא היה בכך כדי למנוע את היבוא המקביל. אם לא די בכך, כאשר רכשה יפאורה-תבורי את הבעלות בסימן המסחר, היא הייתה מודעת לכך כי יצרנים אחרים בעולם מחזיקים אף הם בבעלות זהה, והיבוא המקביל הוא חלק מהסיכונים המסחריים אותם הייתה צריכה להביא בחשבון כאשר רכשה את הזכויות.

יצוין כי חברת בן שלוש יוצגה על ידי, וכי על פסק הדין הוגש ערעור, שכרגע תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון.

51 צפיות